最高法：主动提供技术方案诱导他人实施专利并据此起诉构成恶意诉讼

创业 2024-11-04 18:04 河南

IPRpark：这就是知识产权的圈子

主动提供技术方案诱导他人实施专利并据此起诉构成恶意诉讼

——（2022）最高法知民终2586号

近期，最高人民法院知识产权法庭审结了一起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷上诉案件，认定专利权人通过犯意诱导型的陷阱取证方式所获证据不能单独证明侵权成立，专利权人基于此提起高额侵权诉讼，属于明知自己的诉讼请求明显缺乏事实基础，构成恶意诉讼。

广东某新材料公司是名称为“一种导轨”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。广东某新材料公司在未取得中山市某制品厂侵害其涉案专利权的初步证据的情况下，通过其业务员向中山市某制品厂提供包含涉案专利完整技术方案的图纸，要求其按照图纸生产样品，并购买该样品。随后广东某新材料公司对中山市某制品厂及其投资人李某提起专利侵权诉讼。广东某新材料公司还向中山市某制品厂的客户发送侵权警告函，称中山市某制品厂涉嫌侵犯其专利权，提示客户勿购买侵权产品。在专利侵权案件中，生效判决认为，被诉专利侵权行为系经过专利权人的许可实施，不属于未经许可的侵权行为，判决驳回广东某新材料公司的诉讼请求。在该专利侵权案结案后，中山市某制品厂、李某认为广东某新材料公司通过诱导取证提起专利诉讼行为构成恶意提起知识产权诉讼，向广州知识产权法院起诉，要求广东某新材料公司赔偿诉讼中的合理支出并支付精神损害赔偿金。

一审法院认为，广东某新材料公司属于故意引诱中山市某制品厂实施侵权行为，相当于“教唆”，使原本没有侵权意图的人产生侵权意图并实施侵权行为，广东某新材料公司构成恶意提起知识产权诉讼，遂判决广东某新材料公司赔偿律师费在内的合理支出共计11.5万元。

广东某新材料公司不服，提起上诉，主张其虽然取证方式存在瑕疵，但由买方向工厂发送图纸以确定产品信息属于行业交易习惯，要想获得中山市某制品厂的侵权证据，只能通过向其提供图纸的方式来获得，客观上没有替代的取证方式。

最高人民法院二审认为，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，可以作为权利人起诉其侵权的证据，但被诉侵权人仅基于权利人的取证行为而实施侵害知识产权行为的除外。即便如广东某新材料公司所言，买方定制是本行业惯例，但该行业惯例并非要求权利人一定要向制作方提供完整的技术方案来完成交易过程，其完全可以只向制作方提出尺寸、规格等不涉及具体技术方案的要求，从而仅为被诉侵权人提供交易的一般条件或者机会。在此情况下，如果制造方制造的产品落入涉案专利权保护范围，则构成侵害涉案专利权的行为。但是，广东某新材料公司在本案中并未如此行事，而是直接向中山市某制品厂提供了包含涉案专利完整技术方案的图纸并要求其按照图纸进行生产，使其按照图纸制造的产品必然落入涉案专利权保护范围。此种取证行为实际上是诱导中山市某制品厂实施被诉侵权行为，违反诚信原则，并非广东某新材料公司所称的取证瑕疵，广东某新材料公司以上述方式取得的证据，不应在专利侵权诉讼中被采纳。

广东某新材料公司在没有证据表明中山市某制品厂已经侵权或即将侵权的情况下，通过向其提供技术方案，诱导中山市某制品厂制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，并以所取得的产品作为侵权证据提起诉讼。并且，广东某新材料公司在诉讼中只提交对其有利的证据，有意隐瞒诱导取证的事实，还通过主张高额侵权赔偿金、申请财产保全、向相关客户发送侵权警告函的方式，干扰、影响中山市某制品厂的正常经营。上述事实说明广东某新材料公司并未审慎行使诉讼权利，而是意欲通过诉讼行为给他人造成不必要的损失或经营困难，其行为明显超出了正当维权的合理限度，主观上具有较为明显的恶意，构成恶意提起知识产权诉讼。

综上，最高人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

本案诉讼的发生源于专利权人的诱导取证行为，属于明知自己的请求缺乏事实依据仍提起诉讼，具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的，构成恶意诉讼。本案判决体现了权利人应严守诉讼诚信、谨慎行使诉讼权利、注意取证方式的合法性、不得滥用权利的司法导向，对于此类恶意诉讼案件的处理具有参考意义。

中华人民共和国最高人民法院

民事判决书

（2022）最高法知民终2586号

上诉人（一审原告）：中山某金属制品厂。

上诉人（一审原告）：李某，男。

以上两上诉人共同委托诉讼代理人：梁慕嫦，广东禅安律师事务所律师。

上诉人（一审被告）：广东某材料公司。

委托诉讼代理人：刘洪远，广东锦鑫律师事务所律师。

委托诉讼代理人：张永新，北京恒都律师事务所律师。

上诉人中山某金属制品厂、李某、广东某材料公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任及商业诋毁纠纷一案，均不服广州知识产权法院于2022年8月1日作出的（2021）粤73知民初392号判决，向本院提起上诉。本院于2022年11月23日立案受理，并于2023年3月15日、2023年8月15日询问当事人，上诉人中山某金属制品厂、李某的共同委托诉讼代理人梁慕嫦，上诉人广东某材料公司的委托诉讼代理人刘洪远到庭参加询问。本案现已审理终结。

中山某金属制品厂、李某于2021年4月25日向一审法院提起诉讼，请求判令：1.广东某材料公司因恶意提起知识产权诉讼，应赔偿中山某金属制品厂经济损失11万元，赔偿李某经济损失9万元；2.广东某材料公司在全国性报刊刊登声明向中山某金属制品厂赔礼道歉、消除影响；3.广东某材料公司因商业诋毁，应赔偿中山某金属制品厂、李某精神损害各1万元。事实和理由：广东某材料公司冒用他人名义多次要求中山某金属制品厂、李某按其提供的图纸生产、销售“金属导轨”产品，继而广东某材料公司作为专利权人提起专利侵权之诉，要求中山某金属制品厂、李某承担侵权损害赔偿责任。一审法院于2019年7月31日作出判决，认为被诉侵权行为不成立，驳回广东某材料公司的全部诉讼请求。广东某材料公司不服，提起上诉。本院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。中山某金属制品厂、李某认为广东某材料公司的虚构诉讼、巨额索赔、向同行客户发布不实提示函的行为，并非合理维权，属于恶意提起知识产权诉讼，同时存在商业诋毁，系恶意打击竞争对手，导致中山某金属制品厂的业务严重受挫，给中山某金属制品厂、李某造成了极大的经济损失。

广东某材料公司一审辩称：其通过发送图纸订购产品的方式符合行业惯例，是正常的维权行为，虽然取证方式有瑕疵，但主观上并没有恶意，向中山某金属制品厂的客户发送的提示函也未超出必要限度，是正常的维权行为。请求驳回中山某金属制品厂、李某的全部诉讼请求。

一审法院认定主要事实：

广东某材料公司系专利号为201620525607.6、名称为“一种导轨”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人，涉案专利申请日为2016年6月1日，授权公告日为2017年7月28日。现该专利权处于有效状态。

广东某材料公司以中山某金属制品厂、李某侵犯涉案专利权为由，向一审法院提起专利侵权诉讼，一审法院于2019年3月18日立案受理，案号为（2019）粤73知民初259号（以下简称259号案）。广东某材料公司在该案中的诉讼请求为：1.判令中山某金属制品厂及李某停止制造、销售被诉侵权产品，并销毁生产被诉侵权产品的模具；2.判令中山某金属制品厂及李某赔偿因其侵权行为给广东某材料公司造成的经济损失及维权成本共计500万元。该案一审期间，广东某材料公司变更上述第2项诉讼请求为：判令中山某金属制品厂及李某连带赔偿广东某材料公司经济损失399万元（含维权成本）。事实与理由为：广东某材料公司发现中山某金属制品厂未经许可，制造、销售同类产品，经对比上述产品落入涉案专利权的保护范围，构成侵权，并在取证过程中发现中山某金属制品厂、李某共同侵犯广东某材料公司的涉案专利权。2019年6月5日，一审法院组织各方当事人进行了庭前证据交换，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。

259号案判决查明：2018年12月13日，广东某材料公司的设计人员曹某通过微信联系李某，向李某发送两张设计图纸，图纸中显示有“东莞市***五金有限公司”字样，设计人显示为潘某。曹某提供的购货人信息为“艾瑞卡全屋定制家居曹生”。随后，中山某金属制品厂同意按照曹某要求依该图纸生产十副样品。

2018年12月20日，广东某材料公司的委托代理人前往中山某金属制品厂，接收了该厂工作人员交付的包装好的货物两箱等物品。2018年12月25日，曹某与李某通过微信联系，表示要再订购四副不同规格的样品，并指示李某与徐某对接，约定该批样品的收货人为徐某。2019年1月2日，广东某材料公司的委托代理人徐某，从快递人员处接收商品一件。广东省广州市南粤公证处及广东省广州市南方公证处分别对上述两次订购的收货过程进行了公证。

259号案卷宗记载：1.广东某材料公司在该案中曾经向一审法院申请对中山某金属制品厂价值500万元的财产采取保全措施，后于2019年4月15日撤回该财产保全申请。2.广东某材料公司的起诉材料中并未提供前述两张设计图纸，而中山某金属制品厂、李某则在证据交换中提交了与定制方的微信聊天记录及前述两张设计图纸，并辩称被诉侵权产品系中山某金属制品厂接受广东某材料公司委托，并按广东某材料公司提供的图纸加工出的样品，中山某金属制品厂自身并未制造、销售同类产品；第一次定制加工的样品十个，仅收款1380元。3.在证据交换及一审庭审中，广东某材料公司承认不能提供除上述两次公证之外、中山某金属制品厂生产涉案专利产品的证据，并承认其也是生产厂家，生产涉案专利产品。4.证据交换中，一审法院询问广东某材料公司要求中山某金属制品厂、李某赔偿500万元的法律和事实依据，广东某材料公司称暂时缺失这方面证据。5.广东某材料公司在证据交换中要求撤回第一次购买的被诉侵权产品作为证据，中山某金属制品厂、李某在一审庭审中反对广东某材料公司的撤回行为。6.该案卷宗中的两张设计图纸上均记载有“东莞市***五金有限公司”“日期：18/12/13”字样，并注明“不需要打公司LOGO”。7.2018年12月13日，广东某材料公司的工作人员曹某通过微信联系李某，向李某发送前述两张设计图纸。8.在证据交换中，广东某材料公司确认两次封存的被诉侵权产品仅尺寸不同，技术方案与涉案专利技术方案一致。9.广东某材料公司在该案中聘请律师参加了诉讼。

2019年7月31日，一审法院对259号案作出判决，驳回广东某材料公司的全部诉讼请求。在该判决中，一审法院认为，中山某金属制品厂及李某两次均系按照广东某材料公司的要求生产、销售被诉侵权产品，广东某材料公司为此提供了图纸，要求中山某金属制品厂及李某按照图纸生产样品，并按照图纸对样品进行验收付款，因此中山某金属制品厂及李某的行为未侵害广东某材料公司涉案专利权。广东某材料公司不服，提起上诉。本院于2019年11月23日作出（2019）最高法知民终字484号民事判决，驳回上诉，维持原判。二审判决对259号案查明的基本事实予以确认，并认为广东某材料公司在二审期间提交的该公司整理的录音文字材料不能反映第二次购买被诉侵权产品的全过程，而证人曹振雨系广东某材料公司的员工，与本案有利害关系，其证言不可单独作为定案依据；根据一审中的聊天记录不能反映出被诉侵权产品是中山某金属制品厂的库存产品，反而能够证明广东某材料公司向中山某金属制品厂提供了图纸及规格；虽然第二次购买的被诉侵权产品与图纸不完全一致，但广东某材料公司认可第二次购买的被诉侵权产品与第一次购买的产品技术特征一致，区别是规格尺寸不同。在此情况下，中山某金属制品厂作为专业的导轨生产厂家，可以按照图纸进行生产，广东某材料公司的现有证据不足以证明第二次购买的被诉侵权产品不是按照其图纸制造的。同时，本院在该案判决中认为被诉侵权产品缺乏“所述第一定位柱带动所述第一珠架运动，所述第二定位柱带动第二珠架运动”的技术特征，不落入涉案专利权的保护范围。广东某材料公司不服该案二审判决，向本院申请再审。本院作出（2020）最高法民申6487号民事裁定，驳回广东某材料公司的再审申请。

在本案诉讼中，中山某金属制品厂、李某提交了一份落款署名为广东某材料公司、落款时间为2019年4月4日的提示函，该函件内容为：“广东某材料公司发现近期市场上有不少涉嫌侵犯涉案专利的产品，经调查，部分涉嫌侵权产品来源于中山市利某厂，广东某材料公司已针对中山市利某厂涉嫌侵犯涉案专利行为向广州知识产权法院提起侵权诉讼，……广东某材料公司温馨提示贵公司在从其他企业采购同类型产品时，需要尽到合理的注意义务，请勿采购侵权产品……。”该提示函注明附件为涉案专利证书并记载了联系地址和联系电话。中山某金属制品厂、李某称该提示函为其客户通过手机转给李某的，广东某材料公司在一审庭审中承认，其提起259号案诉讼时，在一审法院没有起诉其他企业侵权。

中山某金属制品厂、李某在本案一审庭审中称，在收到提示函后大约有十个客户直接向其询问相关事项，订单大量流失，但无法提供具体发函对象的信息。广东某材料公司则称，提示函的事情是公司业务员所为，曾经给几个客户发过提示函，可能是两、三家五金加工行业的客户。一审庭审后，广东某材料公司出具书面意见称，中山某金属制品厂、李某未提供发函对象客户名单，其无从核实发函对象是否为广东某材料公司客户，其积极联系当时业务员确认相关事项，由于当时业务员已经离职，新接手业务员不清楚当时发函对象。

对于损失方面，中山某金属制品厂、李某提供的证据包括：1.中山某金属制品厂、李某就其与广东某材料公司侵害实用新型专利权纠纷一案与广东毅隽达律师事务所签订的《民事委托代理合同》，合同落款时间为2019年5月13日。该合同约定：该所指派梁慕嫦律师代理该案一审诉讼；中山某金属制品厂在签订本合同三天内支付律师费3万元；在一审判决无需中山某金属制品厂承担法律责任时，再支付律师费2万元。一审判决无需李某承担法律责任时，李某另行支付律师费3万元。2019年5月15日，广东毅隽达律师事务所向中山某金属制品厂出具3万元发票一张。2.因梁慕嫦律师转所至广东禅安律师事务所，中山某金属制品厂、李某就上述案件与广东禅安律师事务所又签订一份《民事委托代理合同》，合同落款时间为2019年6月12日，合同约定仍由梁慕嫦律师就中山某金属制品厂、李某与广东某材料公司之间的纠纷提供法律服务，原合同约定的未付律师费由广东禅安律师事务所收取并开具发票。同日，广东禅安律师事务所向中山某金属制品厂出具发票2张，金额分别为1万元。3.中山某金属制品厂、李某分别与广东禅安律师事务所签订《民事委托代理合同》，合同落款时间均为2019年9月1日，合同分别约定就中山某金属制品厂、李某与广东某材料公司侵害实用新型专利权纠纷一案的二审诉讼，委托广东禅安律师事务所作为诉讼代理人，分别约定中山某金属制品厂支付律师费5万元、李某支付律师费5万元。该所在2020年1月16日，分别向中山某金属制品厂、李某出具了广东增值税专用发票1张，金额均为5万元。4.2020年4月7日，中山某金属制品厂、李某因起诉广东某材料公司侵权纠纷一案，分别与广东禅安律师事务所签订《民事委托代理合同》，委托广东禅安律师事务所作为该案一审诉讼代理人，约定由中山某金属制品厂支付律师服务费1万元、李某支付律师服务费1万元。同日，广东禅安律师事务所出具发票2张，金额分别为1万元。广东某材料公司质证后对前述证据均不确认，并认为中山某金属制品厂、李某未提供相应付款凭证予以佐证实际支付款项。

经一审法院要求，中山某金属制品厂、李某提交了银行流水记录，该银行流水反映的付款账户、对方账户、交易金额、交易时间分别为：1.中山某金属制品厂，广东毅隽达律师事务所，30000元，2019年5月15日；2.李某，梁慕嫦，5000元，2019年5月25日；3.李某，梁慕嫦，36500元，2019年6月3日；4.李某，梁慕嫦，40000元，2019年10月30日；5.李某，梁慕嫦，20000元，2020年4月7日；6.李某，梁慕嫦，10000元，2021年4月6日。广东某材料公司对前述付款记录，除第一笔款项确认外，对其余款项支付均不确认，认为其余五笔款项流水的交易金额、时间与合同、发票不对应。

中山某金属制品厂性质为个人独资企业，投资人为李某，成立日期为2011年4月8日，经营范围为生产、加工、销售：金属制品、塑料制品、家具等。广东某材料公司的性质为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本1000万元，成立日期为2014年6月27日，经营范围为研发、产销：新材料；实业投资。

一审法院认为：中山某金属制品厂、李某在本案中提起因恶意提起知识产权诉讼损害责任之诉和商业诋毁之诉，系两个不同的诉由，两者构成要件既有共同处，也有区别点，需要结合案情分别评价。本案争议焦点是：（一）广东某材料公司提起259号案诉讼是否构成恶意诉讼；（二）广东某材料公司的提示函是否构成商业诋毁；（三）如果构成侵权，法律责任如何承担。

（一）关于广东某材料公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼

恶意提起知识产权民事诉讼，是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。《中华人民共和国侵权责任法》（以下简称侵权责任法）第六条第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，本质上属于侵权纠纷，适用过错责任原则。恶意提起知识产权诉讼行为的认定，应当根据当事人提起诉讼前后的一系列行为进行综合分析认定，具体考察行为是否满足以下构成要件：1.一方当事人提起知识产权侵权诉讼并完全败诉；2.提起诉讼的一方当事人主观上具有恶意；3.该诉讼行为给另一方当事人造成了损害后果；4.诉讼行为与损害后果之间具有因果关系。其中损害后果既包括为应对恶意诉讼所支出的诉讼费、律师费等实际损失，也包括因恶意诉讼行为导致的可得利益的损失。本案中，广东某材料公司向一审法院提起259号案诉讼，该案经一审、二审及再审，均认定中山某金属制品厂、李某系根据广东某材料公司提供的图纸进行生产，并驳回了广东某材料公司的诉讼请求和再审请求。中山某金属制品厂、李某为应对诉讼而聘请律师并由此产生一定的律师费、差旅费，因该诉讼丧失部分预期收入，该费用和收入对广东某材料公司而言是一种经济上的损害后果，且该损害后果与259号案的提起具有因果关系。故上述恶意诉讼的构成要件中行为要件、损害结果要件和因果关系要件均已具备，关键在于广东某材料公司提起259号案诉讼是否具有主观恶意。

关于恶意诉讼中行为人主观恶意的判断，一审法院认为，民事诉讼是彰显权利、保障权利的重要途径，为保护诉权、保障并鼓励权利人保护其知识产权，对依法维权行为应予以支持，不能直接以维权诉讼的不利结果推定行为人提起诉讼具有恶意。恶意诉讼中的主观恶意系指行为人明知其诉讼行为缺乏法律依据和事实根据、以损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益为诉讼目的。具体而言，可从以下三个方面进行考量：一是行为人在提起诉讼时是否知晓其诉请缺乏法律依据或事实根据；二是行为人是否有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的；三是行为人在诉讼中是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为。对于上述考量因素，一审法院结合本案事实认定如下：

1.关于广东某材料公司在提起259号案诉讼时是否具有权利基础和事实依据

对于权利基础。广东某材料公司提起259号案诉讼时，涉案专利处于合法有效状态，其专利权依法应当受到法律保护。因此，广东某材料公司提起259号案诉讼具有合法权利基础。

对于事实依据。根据259号案在案证据，2018年12月13日，广东某材料公司的工作人员曹某通过微信联系李某，向李某发送两张设计图纸，图纸上均记载了***五金有限公司的名称并注明不需要打公司LOGO，广东某材料公司在该案中承认图纸与涉案专利技术方案一致。除两次公证收货取证外，广东某材料公司不能提供中山某金属制品厂、李某还存在制造被诉侵权产品的其他证据。根据2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十一条第一款规定，构成专利侵权的前提是未经专利权人许可而实施其专利。因此，广东某材料公司虽然以“艾瑞卡全屋定制家居”的名义向中山某金属制品厂、李某定制样品，但在其提起259号案之前即明知中山某金属制品厂、李某系根据涉案专利权人提供的图纸及规格制造被诉侵权产品，且无中山某金属制品厂、李某涉嫌专利侵权的其他证据，依然以中山某金属制品厂、李某未经专利权人许可而制造、销售被诉侵权产品为由提起259号案诉讼。虽然广东某材料公司坚持认为第二次购买的是中山某金属制品厂、李某的库存产品，并在二审期间提交录音证据和证人曹某的证言作为二审期间的新证据，但该案二审判决及再审裁定均认定广东某材料公司的现有证据不足以证明第二次购买的被诉侵权产品不是按照其图纸制造。即广东某材料公司在259号案一审中的证据及二审期间所提交的新证据均不能证实中山某金属制品厂、李某交付的被诉侵权产品不是根据广东某材料公司提供的图纸制造的，也没有中山某金属制品厂、李某生产被诉侵权产品的其他证据。因此，广东某材料公司提起259号案缺乏事实依据。广东某材料公司辩称其两次委托加工为依法取证，是正当维权的取证行为。一审法院认为，涉及知识产权的侵权行为较为隐蔽，与侵权行为有关的证据往往由侵权人掌握，权利人难以直接获得。因此，权利人为发现或者证明知识产权侵权行为，自行或者委托他人以普通购买者的名义向被诉侵权人购买侵权物品所取得的实物、票据等可以作为起诉被诉侵权人侵权的证据，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，也可以作为权利人起诉其侵权的证据，但取证应当限于固定证据。对于侵权人早在取证人取证前就已经有了侵权意图，甚至已经实施了侵权行为，取证人的行为只是为其实施侵权或者继续实施侵权提供了机会，那么取证人没有恶意，取证人的行为与侵权也没有直接的因果关系，因为即使不是取证人，也会有其他人为之提供这样的机会。此种情况下，取证人的行为没有侵犯侵权人的利益，双方的交易也是真实意思表示，只是它客观上为其证明侵权人侵权提供了证据。而被诉侵权人仅基于权利人的取证行为而实施侵害知识产权行为则不具有取证的合法性，因为取证人为了达到某种目的，采用各种手段引诱对方实施侵权行为，实际上相当于“教唆”，使原本没有侵权意图的人产生侵权意图并实施侵权行为，此种取证难谓善意取证。依照生效判决的认定，中山某金属制品厂、李某的两次生产行为均根据广东某材料公司提供的图纸生产，广东某材料公司也没有中山某金属制品厂、李某生产被诉侵权产品的其他证据。因此，广东某材料公司提供图纸即技术方案给中山某金属制品厂、李某生产所获得的证据，系引诱中山某金属制品厂、李某实施侵权行为，不属于合法有效的侵权证据。

2.关于广东某材料公司在提起259号案诉讼时是否具有损害对方当事人利益或者为自己谋取不正当利益的目的，是否存在明显不当且有违诚信的诉讼行为

首先，广东某材料公司作为五金加工制造企业，其自身申请了大量专利，其对于专利法亦应当具备相应的认知能力。

其次，广东某材料公司聘请了律师代理259号案诉讼，广东某材料公司应当对民事诉讼法要求的诚信诉讼和举证责任有清晰的认识。广东某材料公司在提起本案诉讼中所提交的两份公证书均是对收货过程的公证，而其既未主动向一审法院提交其与中山某金属制品厂、李某沟通定制过程的微信聊天记录，亦未主动向一审法院披露曾经向中山某金属制品厂、李某提交两张设计图纸的事实，并在起诉状及后续的证据交换中称中山某金属制品厂、李某系未经专利权人的许可而制造、销售被诉侵权产品。反而是中山某金属制品厂、李某在应诉259号案中，提交微信聊天记录和设计图纸，并陈述广东某材料公司借用他人名义主动提供图纸的事实。

再次，根据现有证据显示，广东某材料公司与中山某金属制品厂均为五金加工行业的企业，广东某材料公司与中山某金属制品厂系同业竞争关系。被诉侵权产品为一种导轨，每副定制价仅为一百多元，而广东某材料公司在259号案中提出高达399万元的损害赔偿请求，该金额明显超出了中山某金属制品厂的正常经营规模以及该类产品合理的利润率和专利贡献度，即便侵权成立也不会获得法院全额支持，故广东某材料公司提出该项诉请，显然具有诉讼维权以外的不正当目的。同时，广东某材料公司在259号案诉讼中曾申请财产保全，要求冻结中山某金属制品厂资金500万元。虽然广东某材料公司撤回了财产保全的申请，但其应当预见到其变更诉讼请求前的500万元诉讼标的额获得一审法院全额支持的可能性极低，若财产保全的申请得到支持，冻结中山某金属制品厂的资金500万元会给中山某金属制品厂造成不必要的损失或经营困难。

综上，广东某材料公司提起259号案诉讼具有损害中山某金属制品厂、李某利益的不正当目的，且存在明显不当、有违诚信的诉讼行为。一审法院认定广东某材料公司提起259号案诉讼具有主观恶意。广东某材料公司关于其不构成恶意诉讼的理由不能成立，一审法院不予采信。

（二）关于广东某材料公司的提示函是否构成商业诋毁

广东某材料公司给中山某金属制品厂的客户发出涉案提示函，其内容包括称发现部分涉嫌侵权产品来源于中山市利某厂，该公司已针对中山市利某厂涉嫌侵犯涉案专利权的行为向一审法院提起侵权诉讼，并要求请勿采购侵权产品等内容，实为对中山某金属制品厂客户的警告函。对于中山某金属制品厂、李某主张广东某材料公司的行为构成商业诋毁的问题，一审法院认为，广东某材料公司在提示函中称其已对“利某厂”提起专利侵权诉讼，虽然没有明确是中山某金属制品厂，但对于中山某金属制品厂的客户而言，其直接指向中山某金属制品厂是不言而喻的。广东某材料公司在函件中提示“贵公司在从其他企业采购同类型产品时，需要尽到合理的注意义务，请勿采购侵权产品”，但在函件中并无对中山某金属制品厂涉嫌侵权进行必要的分析意见，对于中山某金属制品厂的客户而言，在信息不明的情况下，难以自主判断中山某金属制品厂的产品是否可能涉嫌侵权。结合259号案系广东某材料公司具有恶意提起侵权诉讼的目的，广东某材料公司的发函行为足以误导中山某金属制品厂的客户，故广东某材料公司的行为构成商业诋毁。

（三）关于责任承担问题

广东某材料公司在明知其缺乏事实依据的情况下，对中山某金属制品厂、李某恶意提起259号案诉讼，致使中山某金属制品厂、李某在诉讼中支付了律师费等经济损失，应当予以赔偿。对于律师费支出，中山某金属制品厂、李某提交了相关的律师委托合同和发票及银行流水，现有证据显示，中山某金属制品厂、李某分别支出律师费30000元及85000元，广东某材料公司应当予以赔偿。至于中山某金属制品厂、李某所主张的商业诋毁所造成的精神损害赔偿，欠缺事实及法律依据，一审法院不予支持。

对于商业诋毁，根据2017年修正的《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）第十七条第一、三款规定，经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。中山某金属制品厂、李某在本案中明确主张精神损害赔偿，而非经济损失的赔偿，但并未提供精神损害的证据，且要求广东某材料公司承担精神损害赔偿责任与反不正当竞争法第十七条的规定不符。故对中山某金属制品厂、李某主张精神损害赔偿，一审法院不予支持。

一审法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第一百五十五条之规定，判决：“一、被告广东某材料公司于本判决发生法律效力之日起十日内分别赔偿原告中山某金属制品厂、李某经济损失人民币30000元及85000元；二、驳回原告中山某金属制品厂、李某的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币4600元，保全费1620元，由原告中山某金属制品厂、李某共同负担1322元，被告广东某材料公司负担4898元。”

中山某金属制品厂、李某不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决第一项，改判广东某材料公司向中山某金属制品厂赔偿损失11万元，向李某赔偿损失9万元；2.改判广东某材料公司赔偿中山某金属制品厂、李某精神损害赔偿2万元。事实与理由：（一）一审法院没有查清中山某金属制品厂、李某的实际律师费支出，仅判决广东某材料公司支付中山某金属制品厂律师费30000元、李某律师费85000元是错误的，应予以纠正。依据中山某金属制品厂、李某签订的律师代理合同以及中山某金属制品厂、李某实际支付的律师费发票及银行流水，中山某金属制品厂已经实际支付律师费11万元，李某支付律师费9万元，上述律师费均应由广东某材料公司赔偿。（二）广东某材料公司恶意诉讼、商业诋毁的行为必然导致中山某金属制品厂、李某遭遇声誉和经济损失，李某作为实际投资人，面对广东某材料公司的恶意诉讼和诸多客户的质疑遭受了巨大的精神压力。因而，广东某材料公司还应向中山某金属制品厂、李某赔偿精神损失。

针对中山某金属制品厂、李某的上诉，广东某材料公司辩称：广东某材料公司在259号案诉讼中败诉，未获得任何利益，中山某金属制品厂、李某没有经济损失，其主张的律师费并非必要费用，不能视为损失。即便认为广东某材料公司应支付律师费，也并非中山某金属制品厂、李某所主张的金额。在其提供的6笔银行转账记录中，只有第1笔广发银行的转账与委托代理合同及发票对应，其余5笔银行流水的交易金额、时间与委托代理合同、发票均不对应。至于中山某金属制品厂、李某主张的现金付款更没有任何证据证明，且风险代理的金额不能作为赔偿律师费的考虑依据。中山某金属制品厂、李某所主张的精神损害赔偿也缺乏事实及法律依据。综上，应驳回其上诉请求。

广东某材料公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求：1.撤销一审判决第一项；2.确认广东某材料公司不构成恶意提起知识产权诉讼；3.确认广东某材料公司发送提示函不构成商业诋毁；4.改判驳回中山某金属制品厂、李某的全部诉讼请求或发回重审。事实与理由：（一）广东某材料公司提起259号案诉讼不属于因恶意提起知识产权诉讼之情形。1.广东某材料公司不具有主观恶意，并非明知中山某金属制品厂不侵权而恶意提起诉讼，一审法院不能以259号案的诉讼结果反推广东某材料公司在起诉时就具有恶意，法院对恶意诉讼的认定应持审慎态度，法律应允许提起诉讼的当事人合理败诉的存在。广东某材料公司提起259号案的诉讼目的是正当维权，不属于明显不当且有违诚信的诉讼行为。2.中山某金属制品厂是导轨产品的加工厂，由于导轨多需要定制，因而行业交易习惯通常都是由买方向其发送图纸以确定产品信息。客观上，广东某材料公司要想获得中山某金属制品厂的侵权证据，只能通过向其提供图纸的方式来获得，没有其他获取侵权证据的方式。（二）广东某材料公司发送提示函的行为不构成商业诋毁。广东某材料公司发送的提示函只是对中山某金属制品厂被诉侵权行为的客观描述，内容客观真实，措辞温和，无任何夸大、虚构、捏造事实的表述，仅是提醒相关接收方诉讼的存在以及可能的风险，没有超出正当维权的边界。因而，该提示函没有编造、传播虚假信息或者误导性信息，不构成反不正当竞争法第十一条规定的商业诋毁。综上，广东某材料公司不应承担法律责任，无需赔偿，一审判决认定事实、适用法律错误，应予纠正。

针对广东某材料公司的上诉，中山某金属制品厂、李某辩称：一审法院查明广东某材料公司恶意提起知识产权诉讼的事实无误，适用法律正确。广东某材料公司的行为构成恶意提起知识产权诉讼和商业诋毁。广东某材料公司的上诉请求缺乏事实及法律依据，应予驳回。

二审中，当事人均未向本院提交新证据。

一审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，本案系因恶意提起知识产权诉讼损害责任及商业诋毁纠纷。因被诉侵权行为发生于《中华人民共和国民法典》及2019年修正的反不正当竞争法施行前、2017年修正的反不正当竞争法施行后，故本案应当适用2017年修正的反不正当竞争法及侵权责任法的相关规定。综合各方当事人的诉辩意见，本案二审阶段的争议焦点问题是：（一）广东某材料公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼；（二）广东某材料公司发送提示函的行为是否构成商业诋毁；（三）广东某材料公司应承担何种责任。

（一）广东某材料公司的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼

《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定：“民事诉讼应当遵循诚信原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。”根据上述规定，一方面，当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，当事人应当善意、审慎地行使自己的权利，不得损害他人和社会公共利益。民事诉讼是当事人彰显权利、保障权利的重要途径，为保护诉权、保障并鼓励权利人保护其知识产权，对依法维权行为不应过于苛责，故在适用诚信原则判断当事人的行为是否构成滥用起诉权时，应当审慎严格把握适用条件。

恶意诉讼本质为侵权行为，其行为表现为滥用权利而非正当行使权利，其目的在于获取非法或不当利益，或使相对人遭受损害，而非对法律赋予的权利寻求救济。因恶意提起知识产权诉讼应当满足以下构成要件：1.所提诉讼明显缺乏权利基础或者事实根据；2.起诉人对此明知；3.造成他人损害；4.所提诉讼与损害结果之间存在因果关系。综合当事人诉辩意见，本案上诉争议核心在于广东某材料公司提起侵权诉讼是否明显缺乏事实根据以及广东某材料公司对此是否明知、是否具有获取非法或不正当利益的目的。

关于广东某材料公司提起侵权诉讼是否明显缺乏事实根据。广东某材料公司主张，涉案专利产品的交易习惯通常是由买方发送图纸以确定产品信息，因此广东某材料公司客观上要想获得中山某金属制品厂的侵权证据，只能通过向其提供图纸的方式来获得，没有其他获取侵权证据的方式。对该抗辩理由，本院认为，无论是民事主体从事民事活动，还是民事诉讼主体参加诉讼活动，均应当遵循诚信原则，并且不得滥用民事权利及诉讼权利。同理，诚信原则也适用于知识产权权利人为维护自己权利所进行的取证活动。根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第七条第二款的规定，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，可以作为权利人起诉其侵权的证据，但被诉侵权人仅基于权利人的取证行为而实施侵害知识产权行为的除外。即便如广东某材料公司所言，买方定制是本行业惯例，但该行业惯例并非要求权利人一定要向制作方提供完整的技术方案来完成交易过程，其完全可以只向制作方提出尺寸、规格等不涉及具体技术方案的要求，从而仅为被诉侵权人提供交易的一般条件或者机会。在此情况下，如果制造方制造的产品落入涉案专利权保护范围，则构成侵害涉案专利权的行为。但是，广东某材料公司在本案中并未如此行事，而是直接向中山某金属制品厂提供了包含涉案专利完整技术方案的图纸并要求其按照图纸进行生产，使得中山某金属制品厂按照图纸制造的产品必然落入涉案专利权保护范围。因广东某材料公司是涉案专利的权利人，正常情况下，其向中山某金属制品厂提供图纸的行为应当视为其同意中山某金属制品厂实施其专利，但是广东某材料公司隐瞒专利权人身份，向中山某金属制品厂提供涉案专利技术方案并要求其据此进行生产，并将中山某金属制品厂基于广东某材料公司提供的技术方案所实施专利的行为作为中山某金属制品厂侵害涉案专利权的证据。同时，广东某材料公司并无其他证据表明在其向中山某金属制品厂提供涉案专利图纸之前，中山某金属制品厂已经实施或者即将实施制造、销售、许诺销售等侵害涉案专利权的行为。在此情况下，广东某材料公司的此种取证行为实际上是诱导中山某金属制品厂实施被诉侵权行为，该行为违反诚信原则，并非广东某材料公司所称的取证瑕疵，广东某材料公司以上述方式取得的证据，不应在专利侵权诉讼中被采纳，其以上述证据作为侵权证据提起专利侵权诉讼，明显缺乏事实根据。

关于广东某材料公司是否明知且具有恶意。广东某材料公司在没有证据表明中山某金属制品厂已经侵权或即将侵权的情况下，通过向其提供技术方案，诱导中山某金属制品厂制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，并以所取得的产品作为侵权证据提起诉讼。在该案证据交换中，广东某材料公司只提交对其有利的公证证据，有意隐瞒其与中山某金属制品厂就定制行为进行沟通并提供设计图纸的事实。上述事实充分说明，广东某材料公司对其主张的侵权行为明显缺乏事实根据是明知的。并且，在该案侵权事实明显难以成立的情况下，广东某材料公司主张高额赔偿金并申请财产保全，说明广东某材料公司并未审慎行使诉讼权利，而是意欲通过诉讼行为给中山某金属制品厂造成不必要的损失或经营困难。此外，在侵权诉讼尚未结案前，广东某材料公司明知其取证行为存在重大缺陷、存在较大败诉风险的情况下，仍然向相关客户发布侵权警告函，干扰、影响中山某金属制品厂的正常经营，进一步佐证了广东某材料公司通过诉讼压制竞争对手的意图。

综上，广东某材料公司以通过诱导方式取得的侵权证据提起专利侵权诉讼，系明知其所提诉讼明显缺乏事实根据，并在诉讼过程中提起高额赔偿、申请证据保全并向相关客户发送侵权警告函，其行为明显超出了正当维权的合理限度，具有通过诉讼干扰、影响、压制竞争对手的非法目的，主观上具有较为明显的恶意，并且造成中山某金属制品厂、李某因此支出律师费的损失，故广东某材料公司的行为构成恶意提起知识产权诉讼。广东某材料公司的上诉主张不能成立，本院不予支持。一审法院的认定正确，本院予以确认。

（二）关于广东某材料公司发送提示函是否构成商业诋毁的问题

反不正当竞争法第十一条规定：“经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”本案中，判断广东某材料公司向相关客户发送提示函是否构成商业诋毁的问题，应当从该提示函是否系虚假信息或者误导性信息、以及中山某金属制品厂的商业信誉及商业利益是否受到损害进行分析。首先，广东某材料公司在无任何证据表明中山某金属制品厂存在侵权行为的情况下，通过诱导的不正当方式取得侵权证据，其提起的侵权诉讼明显缺乏事实根据，广东某材料公司在提示函中称“利某厂”的产品涉嫌侵权并已提起专利侵权诉讼、并提示客户勿采购侵权产品，具有明显的虚假性和误导性。其次，广东某材料公司在明知取证方式明显不当、侵权事实难以成立的情况下，仍向相关客户发函，暗示中山某金属制品厂的产品系侵权产品，该行为是不审慎的，具有通过不正当手段打压竞争对手的意图。再次，相关客户在收到该提示函后，在信息不明的情况下，难以自主判断中山某金属制品厂的产品是否构成侵权，不可避免地会对中山某金属制品厂是否侵权存在疑虑，出于避免纠纷考虑，容易作出不再与中山某金属制品厂进行交易的决定，中山某金属制品厂的商业信誉及商业利益必然因广东某材料公司在提示函中的不实和误导信息受到损害。因此，广东某材料公司向相关客户发送提示函的行为构成商业诋毁。一审法院认定正确，本院予以确认。

（三）关于广东某材料公司承担责任的问题

关于精神损害赔偿的责任。中山某金属制品厂、李某上诉主张广东某材料公司的商业诋毁行为造成中山某金属制品厂商誉受损、李某遭受巨大精神压力，应在经济损失之外再赔偿精神损失。对此，本院认为，精神损害赔偿限于精神权利，原则上不支持依据不正当竞争行为主张的精神损害赔偿，且中山某金属制品厂、李某在本案中亦未提供相应精神受损的证据，故该项上诉请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

关于赔偿损失的责任。中山某金属制品厂、李某上诉主张一审法院未查清实际律师费支出，依据代理合同及律师费支付记录，广东某材料公司应赔偿中山某金属制品厂律师费11万元，赔偿李某律师费9万元。广东某材料公司则上诉主张不应向中山某金属制品厂、李某赔偿律师费，中山某金属制品厂、李某没有经济损失，律师费不是必要费用，即使需要赔付律师费，一审判决认定的律师费数额过高。对此，本院认为，如前所述，广东某材料公司故意制造中山某金属制品厂及李某侵害其专利权的证据，对中山某金属制品厂及李某恶意提起专利侵权诉讼，致使中山某金属制品厂及李某在诉讼中支出了律师费，应当作为经济损失予以赔偿。至于律师费的具体数额，中山某金属制品厂、李某主张应按照其与广东毅隽达律师事务所、广东禅安律师事务所签订的多份委托代理合同中约定的律师费数额及其实际支付金额全额支持其诉请。对此，本院认为，中山某金属制品厂、李某支出的部分律师费有银行转账凭证予以佐证，其主张以现金支付的律师费缺乏实际支出的相应证据予以佐证。并且，中山某金属制品厂、李某所签订的律师费代理合同中约定的部分代理费为风险代理，亦不宜全部予以支持。基于上述因素，本案应当根据中山某金属制品厂、李某实际支付律师费的情况，结合案情疑难复杂程度及代理律师的劳动付出，酌情确定中山某金属制品厂、李某的合理律师费支出，一审法院确定广东某材料公司向中山某金属制品厂、李某分别赔偿律师费30000元及85000元，数额尚在合理范围之内，本院予以确认。

综上所述，中山某金属制品厂、李某、广东某材料公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审中山某金属制品厂、李某预交的案件受理费2400元，由其自行负担；广东某材料公司预交的案件受理费2600元，由其自行负担。

本判决为终审判决。

审判长徐卓斌

审判员颜峰

审判员徐飞

二〇二三年十二月十一日

法官助理罗素云

书记员王倩倩

*本文仅代表作者观点，不代表知识产权界立场

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来源：最高人民法院知识产权法庭

作者：颜峰罗素云

编辑：知识产权界-Wying

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