专利代理人必备：撰写阶段检索全攻略

创业 2024-12-13 17:24 河南

IPRpark：这就是知识产权的圈子

来源：知产人李鑫

今天，我们聚焦一个基础而重要的技能——检索的能力。对于专利代理人和申请人而言，检索不仅是一项日常工作，更是决定专利能否成功授权、保护范围是否恰当的关键因素。本文将深入探讨撰写阶段检索的重要性、基本流程和技巧，帮助大家更好地理解并掌握这一技能。

撰写阶段检索的作用

1.审查员视角下的检索

在平常的工作中，涉及检索的往往是专利局的审查员。

在审查员发出审查意见通知书之前，对于发明专利的实质审查来说，检索一般是必须的步骤，其结果直接影响申请的新颖性、创造性，并对发明专利申请最终是否能够授权起到非常重要的作用。

大多数审查意见是涉及新颖性创造性的，或是基于具有新颖性、创造性的结论给出了仅涉及形式问题的审查意见。

因此，具备新颖性、创造性的发明专利申请往往具有很大的可能会得到授权。

2.代理人与申请人的共同需求

随着实审程序中审查标准日趋严格，申请人和代理人对申请文件的修改往往受到很多限制，没有严格字面一致作为基础的修改往往会被认为超出了原始记载的范围，并且实审程序对申请人的主动修改也提出了严格的限制。这就对申请前的撰写提出了更高的要求。

在撰写阶段往往可以进行任意的修改、概括，然而，撰写阶段并不知晓非常全面的现有技术，故而对发明要点的总结和提炼存在一定的偏差。

如果在撰写阶段的撰写方向和尺度把握不好，就会导致在实审阶段面对审查员给出的对比文件很难通过重新概括的方式对发明做出更好的保护。

因此，无论是申请人还是代理人都逐渐认识到撰写阶段检索的重要性。

撰写阶段的检索相当于提前进行了一次专利授权可能性的评定。根据检索出的对比文件，代理人可以更为准确地把握现有技术，并基于现有技术，分析发明真正的发明要点，并进而以最佳的方式来概括、总结发明要点。

这样撰写出的权利要求在新颖性创造性上往往没有问题，保护范围更加准确合适，权利要求的层次更为合理。

因此，撰写阶段的检索对于发明专利申请的快速顺利授权、授权后的保护都具有非常重要的意义。

3.未来的趋势

代理人的检索功力将是代理人的基本功，因为后面要写好案子，必须要检索现有技术的基本情况，进而确定正确的撰写姿势。

案前检索类似于查新报告，将成为一个案子的标配，进而形成一个新的业务品类。比如超凡的999 检索。

检索的基本流程和思路

1.检索的基本内容

检索的目的是确定现有技术、检索抵触申请文件、检索导致重复授权的文件。

对于实审阶段的检索来说，检索的对象主要是权利要求书。在权利要求均不具备新颖性、创造性的情况下，审查员也有可能对说明书中记载的其它潜在的发明要点进行检索。

对于撰写阶段的检索来说，检索的对象主要是根据申请人提供的交底书总结出来的各个发明要点。

检索资源包含如下内容：

按语种划分有中文／外文；按性质划分有专利文献／非专利文献；按载体划分有纸件／磁介质／光盘／缩微胶片等。

近年来，检索资源主要集中于专利、非专利数据库。来源主要是各个专业制作专利数据库、非专利文献库的公司和组织（如德温特、IEEE、中国知网、万方）、各大专利局（如欧洲专利局）、互联网及搜索引擎（如Google Scholar、Baidupatent）。

2.专利文献与非专利文献的区别和特点

专利文献：文献本身的格式相对固定；按一定标准分类（IPC、ECLA、UCLA、FI/F-term 等），专利局统一出版，便于检索。

非专利文献：范围广，没有固定的格式，出版人多样化；信息更新快，紧跟技术进步。对于实审阶段检索，往往侧重点集中在专利文献库，对于专利文献库没有合适对比文件的情况，审查员才有可能对非专利文献进行检索。

对于撰写阶段检索，往往由于发明涉及的技术很新，在专利文献库中没有合适的对比文件，或者相关专利文献已经提交申请，但尚未公开、公布、尚未被专利数据库收录和更新，因此往往需要重点检索非专利文献。

3.一般检索过程介绍

（1）阅读交底书和发明要点、理解发明

了解发明的背景技术及存在的问题、发明要解决的技术问题、发明主要采取的技术手段及技术效果、实施例的主要形式；确定发明的IPC 分类号。

了解申请的背景技术的途径有：阅读交底书背景技术部分的描述、向发明人了解、阅读发明人给出的参考文献以及该参考文献中提及的其它文献、阅读IPC 分类号相同或相近的文献、阅读发明人的在先申请、在先发表的文章等。

确定发明的IPC 分类号的途径有：交底书引证的背景技术文件的IPC、查找申请人或发明人以往相关申请的IPC、利用反映申请主题的关键词统计IPC。

（2）分析权利要求、确定基本检索要素

检索要素是权利要求中可能成为检索对象的所有技术特征，包括前序部分和特征部分的所有特征。全部检索要素的总和能构成完整的技术方案框架。检索要素的一般形式是词、词组。基本检索要素的判断标准：具备全部基本检索要素的一篇或多篇对比文件是否具有用于否定该权利要求的新颖性/创造性的可能性。只要抓住基本检索要素，忽略非基本检索要素就能有效防止漏检。下面给出一个案例：

一种商店待出售衣服上防止衣服被偷窃的装置，该装置由衣服正反面锁合在一起的两个部件组成，在一个部件上有针状结构，另一个部件上有将针啮合住的机构，其特征在于：在啮合机构中安装有盛有液体的小容器。

此案例应总结出三个基本检索要素即防盗装置、衣服和液体。

（3）表达检索要素

检索要素表达形式一般是分类号、关键词等。应当根据每种表达在具体的检索领域的特点，确定合适的检索要素形式。一般来说，每个检索要素都需要从分类号和关键词两方面考虑。由于分类号有一定的局限性，所以关键词一般是检索的主要表达方式。

关键词可以是同义词/近义词（包括行话、俗语）、反义词、上下位概念、错别字等。例如，检索要素“防盗装置”：防盗、防窃、盗窃……；检索要素“衣服” ：衣服、衣物、服装、运动服、夹克、西装……；检索要素“液体”：液体、水、流体……。

关键词的选择可以有多个角度，比如权利要求本身的描述、说明书中的其它内容，例如

技术问题、功能/效果、用途、实施例等。例如，检索要素“液体”：液体（权利要求）、墨水（实施例）、污染（效果）。

应注意，取词不限于权利要求本身。通常不使用“方法”、“装置”、“技术”之类的不表达具体技术内容的词汇。

还注意翻译带来的问题。比如照相、照像、照象、摄像、摄象、摄相、图像拾取、图象拾取、图象捕获、图像捕获等。

（4）组合检索要素

通常以多种形式表达检索要素，将用不同形式检索到的结果合并作为针对该检索要素的检索结果（通常是逻辑或的关系），再将涉及各检索要素的检索结果合并作为针对权利要求的检索结果（通常是逻辑与、逻辑或的关系）。实际中，也并非一味使用全面检索模式，可以从最可能检索到的简化模式开始。此外，应在采用一种方式检索没有找到较相关的对比文件时，考虑该方式可能遗漏的文献。

思路 1：先全要素检索，在没有获得合适的结果后，再进行部分要素组合。

思路 2：首先以最准确的分类号或关键词进行检索，逐步扩展分类号或关键词。不论采用何种检索思路，都应根据检索结果不断调整检索策略，例如调整基本检索要素、分类号和关键词的表达以及组合方式。

（5）阅读对比文件、判断新颖性/创造性

4. 检索中注意的问题

（1）检索文献的时间界限

实审阶段的检索：优先权日或中国申请日之前的专利文献和非专利文献。

撰写阶段的检索：任何检索时能够获取到的专利文献和非专利文献（因为均在本发明的申请日或优先权日之前为公众所知）。

（2）中止检索的时机

实审检索中可中止检索的几种情况：

（1）已检索到可影响全部主题的新颖性或创造性的一篇文献（X、E 类）；

（2）已检索到两篇或两篇以上、其结合影响全部主题的创造性的文献（Y 类）；

（3）根据工作经验判断不必再检索；

（4）从其它途径已找到上述（1）、（2）所述文献。

对于撰写阶段，由于最终提交的权利要求书还不确定，因此，应当进行全面检索，争取找到所有与本申请的发明要点相关的X、Y 类文献。

还应注意，此时，由于存在技术特征之间的相互组合，不应拘泥于现有技术方案的概括，不应仅以每个技术方案为基础进行检索，而是在检索技术方案的同时，留意每个特征是否被公开。

撰写阶段的检索特点和技巧

1.仔细研读交底书

与实审阶段主要针对权利要求不同，撰写阶段中，发明人在交底书中提供的每个信息都有可能成为发明要点。

因此，应仔细研读交底书，从中提炼出尽可能多的发明要点，并且注意各个特征之间相互关系，技术方案是否有单一性，是否是优选实施方式等。

2.重视非专利文献库

由于撰写的发明往往较新，而专利文献一般有自申请日或优先权日之后 18 个月公开的限制。因此，专利文献对于新技术、新领域存在一定的滞后性。应重视非专利文献库的检索。

3.全面表达检索要素

发明人往往习惯用技术人员之间交流常用的语言对技术方案进行描述。

然而，这些词汇并不一定是本领域的标准术语，有些技术较新，还会导致能够描述该特征的术语只有英文词，没有统一、规范的中文译文。表达检索要素时应考虑这些方面，给出全面的表达方式，以防止漏检。

4.全面检索

一般来说，不能仅获得一篇X 类文件即停止检索，而应全面检索可能影响本发明的所有相关对比文件，以利于后续权利要求的重新撰写，避免每写一组权利要求就要检索一次。

5.重视发明人提供的背景技术文件

通常发明人的技术研发工作是长期、渐进的过程。每个发明的着眼点可能不同，但都涵盖在一个项目中，并且发明人的发明过程同样也是技术方案逐渐改善的过程。

因此，发明人自己的专利申请、发表论文往往是非常接近的现有技术，如果已经公开，则可将检索的重点放在发明人此时的改进点。这样的检索更有针对性，效率更高。

*本文仅代表作者观点，不代表知识产权界立场

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来源：知产人李鑫

编辑：知识产权界-Wying

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