从多起连环跨国纠纷案看中美专利法中的销售阻却与宽限期制度——以塞拉尼斯、安徽金禾实业与美国ITC337调查案为例

（一）摘要与关键词

甜味剂安赛蜜Ace-K是一款甜度超过蔗糖且零热量、对牙齿无害的高强度甜味剂。美国塞拉尼斯公司（下称塞拉尼斯）与安徽金禾实业股份有限公司（下称金禾实业）同为Ace-K的生产商。自2016年开始，两家公司之间就产生了多起专利纠纷。最近的一起纠纷涉及到美国国际贸易委员会（下称ITC）。2021年4月，塞拉尼斯向ITC申请对金禾实业以及十一家其他公司进行337调查。ITC不支持该主张，且认定塞拉尼斯的案涉专利因销售阻却（on-sale bar）而无效，塞拉尼斯对这一决定提起上诉。2024年8月12日，美国联邦巡回上诉法院做出裁决，驳回塞拉尼斯的上诉请求，支持了ITC的裁决。通过对本案的分析，本文讨论美国的销售阻却制度，并与中国专利法中的宽限期制度加以比较，进而对中国出海企业的海外专利布局提出合规建议。

  关键词：销售阻却制度、专利、新颖性、宽限期

（二）涉及知识点

（1）美国337调查；

（2）美国的销售阻却制度；

（3）中国专利宽限期及不丧失新颖性的宽限期。

（三）背景介绍

安徽金禾实业股份有限公司创建于1974年，其前身为来安县化肥厂，2002年完成企业改制，2006年改组成立股份有限公司，并于2011年在深交所上市。公司总部位于安徽省滁州市，拥有来安和定远两大生产基地；主营业务为食品添加剂、大宗化工原料等，分属于精细化工行业和基础化工行业。

塞拉尼斯最早的历史可以追溯至1918年。现在的塞拉尼斯公司于2004年根据特拉华州法律注册成立。该公司是各种高价值应用和高性能工程聚合物的全球领先生产商，也是世界上最大的乙酰产品生产商之一，乙酰产品是几乎所有主要行业的中间化学品。公司广泛的产品组合服务于多种终端用途，包括汽车、化学添加剂、建筑、消费和工业胶粘剂、医疗、消费电子产品、储能、过滤、油漆和涂料、造纸和包装、工业应用和纺织品。2022年5月23日，塞拉尼斯公司位列2022年《财富》美国500强排行榜第406名，营收8537百万美元。2023年6月，塞拉尼斯公司以9673（百万美元）营收，入选2023年《财富》美国500强排行榜，排名第396位。

塞拉尼斯自1960年起即与中国开展业务。2004年塞拉尼斯（中国）投资有限公司正式成立，总部设在上海，管理塞拉尼斯公司在中国的各项投资和各业务部的产品销售。在北京、广州和武汉也相继建立了分公司。

（四）基本案情

塞拉尼斯公司开发了一种生产甜味剂安赛蜜（Ace-K）的方法。塞拉尼斯公司在相当长的时间内销售Ace-K但未公开其生产过程。2016年9月21日，他们在Ace-K上市一年多后才在美国提交专利申请。这成为了后来塞拉尼斯的专利被宣告无效的主要原因。

2016年10月27日，塞拉尼斯根据美国《1930年关税法》第337条向ITC提出申请，请求对部分高强度甜味剂及其制备方法和制品进行337调查。金禾实业以及另外两家中国公司涉案。2017年2月2日，塞拉尼斯公司提交基于撤诉终止本案337调查的动议。

2017年4月，金禾实业等国内企业向欧洲专利局申请对塞拉尼斯欧洲专利EP2861569“生产乙酰磺胺酸钾的工艺”发起无效审查。2019年9月，欧洲专利局一审裁定撤销塞拉尼斯的EP2861569专利，随后塞拉尼斯进行上诉，2021年5月欧洲专利局宣告EP2861569专利无效。

2019年10月，塞拉尼斯在上海知识产权法庭起诉金禾实业，认为后者在中国申请专利构成侵权。

2020年6月11日，金禾实业向国家知识产权局提出了无效宣告请求。最终国家知识产权局于2021年4月25日认定塞拉尼斯的专利“用于生产乙酰磺胺酸钾的方法”不具备创造性，不符合专利法第22 条第 3 款的规定，应予无效。随后塞拉尼斯向上海知识产权法庭申请撤诉，上海知识产权法庭裁定，准予原告撤回起诉。

在美国，2021年4月，塞拉尼斯公司向ITC指控金禾公司侵犯其专利后，金禾公司则根据美国专利法的“销售阻却”规则，辩称塞拉尼斯的专利无效。2022年4月1日，ITC支持了金禾公司的观点，认为即便是通过保密方式销售产品也构成美国专利法规制的“销售”，从而终止了相关调查。塞拉尼斯对这一决定提出质疑，从而提起上诉。

2024年8月12日，美国联邦巡回上诉法院针对塞拉尼斯v ITC案做出裁决，驳回塞拉尼斯的上诉请求，支持了之前由ITC认定的涉案专利无效的裁决。理由是在该专利申请日的前一年多，塞拉尼斯就已经秘密地使用相关技术，属于销售阻却（on-sale bar）的情形。

（一）美国337调查

在美国，专利侵权诉讼往往与337调查联系在一起。根据美国《1930年关税法》第337节的规定，如果任何进口贸易中存在侵犯知识产权或其他不正当竞争的行为，ITC都可以进行行政调查。如果ITC认定某项进口产品侵犯了美国国内知识产权，或虽未侵犯知识产权但其效果却破坏或实质上损害美国某一产业，或阻碍该产业的建立，或对美国商业或贸易造成限制或垄断，则ITC有权采取制裁措施。可能的处罚结果主要包括排除令、禁止令。具体来说，排除令分为普遍排除令和有限排除令。有限排除令禁止被申请人的侵权产品进入美国，可适用于被申请人现在和今后生产的、存在侵权行为的所有类型的产品，效力可扩大到包含侵权物品的上游零部件产品，以及下游或下级产品。普遍排除令不仅针对被申请人的产品，还禁止所有同类侵权产品进入美国市场，而不区别原产地或生产商，同时还可包括目前和此后的生产商和进口商。禁止令是为了禁止继续销售、库存、宣传、广告等已经进口到美国的侵权产品。与排除令的区别在于，排除令主要由海关执行，禁止侵权产品入关，针对还没有进口美国的产品；而禁止令由ITC自行实施，针对已经进口到美国的产品。禁止令可以单独适用，也可与排除令同时适用。

企业遭遇337调查时，其可以主要选择的抗辩理由包括专利无效。通常无效抗辩的情形又可以包括涉案专利不满足美国专利法第101条规定的可专利性要求，不满足美国专利法第102条规定的新颖性与占先的要求，不满足美国专利法第103条规定的非显而易见性的要求，不满足美国专利法第112条专利申请文件书面描述要求和可实施性要求。企业可以通过专利、文献的检索及技术对比分析，以及涉案专利在申请时的审查档案及代理过程，找出涉案专利可以被无效的理由和证据。本案中，金禾实业关于塞拉尼斯专利无效的抗辩理由就属于这种情况。同时，企业也可以聘请专业的技术专家或委托权威的技术鉴定机构，对涉案专利的技术内容、与现有技术的对比等进行分析和鉴定，并出具专家意见或鉴定报告。

（二）美国的销售阻却（on-sale bar）制度

销售阻却（on-sale bar）制度是美国专利法中较为独特的规制方式。按照该制度，尽管专利申请日期之前的销售或者许诺销售并未向公众公开相关发明，但是法院仍然会认为：销售或许诺销售行为披露了相关发明，从而使得这种行为影响对发明新颖性的评价。过去 200 年的诸多案例表明，发明人在关键日期之前的秘密销售行为，即使没有公开发明的任何细节，依然会阻止发明人或第三人获得专利权。

美国最早的专利法制定于1790年，后来进行了多次修改，主要修改有1793年、1836年、1870年、1952年、1994年、1999以及2011年。1952年颁布的美国《专利法》第102条第 (b) 款规定了销售阻却规则。根据该款，如果“在美国专利申请日之前一年以上，发明已经在国内外获得专利或者被描述在印刷出版物上，或者已经在本国公开使用或者销售”，则发明人不能获得专利。下文所述的销售阻却制度中的关键日（critical date）是将专利申请日向前推一年的日期，此日期即为判断是否适用销售阻却制度的关键日期。

在1829年的一起案例Pennock v. Dialogue案中，法官在判决书中详述了销售阻却制度的法理逻辑。判决书写道：“如果允许发明人隐瞒其发明，不让公众知晓；如果他长期保持垄断地位，制造和销售其发明，并依靠其对技术、结构的了解获取全部利润，并且只有当竞争的危险迫使他获取专有权时，他才被允许申请专利，从而禁止公众在其应得的十四年内对其发明进行任何进一步的使用，这将大大阻碍科学和实用艺术的进步，并奖励那些不及时与公众沟通其发现的人。”也就是说，如果允许发明人在未申请专利的情况下销售或所谓的秘密销售产品并获利，实际上会产生鼓励发明人不分享其发明成果的结果，这不利于科学技术的交流、发展，也容易造成对专利制度的滥用乃至技术垄断。

在1980年的Pfaff v. Wells Electronics, Inc.案中，美国法院进一步明确了销售阻却的构成要件。1980年，专利权人Wayne K. Pfaff为德州仪器开发了一种新型计算机芯片插座。1981年4月上旬，德州仪器确认他们将订购并使用Pfaff的插座。而Pfaff直到1981年7月才制造出插座，并于1982年4月申请了专利，直到1985 年该插座才获得专利。获得专利后，Pfaff 起诉开发了同款插座的 Wells Electronics 专利侵权。地方法院认为Wells Electronics的插座侵犯了Pfaff的三项专利权利要求。巡回法院推翻了这一判决，裁定Pfaff在申请专利一年多前已将该插座出售给德州仪器，触发销售阻却。上诉方 Pfaff 辩称销售阻却条款中的技术发明是要求发明付诸实施，而该发明所涵盖的产品直到1981年7月才生产出来，因而处于一年期限内，没有触发销售阻却。法官则认为：专利法条款中并没有明确要求一个发明必须付诸实施才能获得专利。

在该案判决中，法官明确了销售阻却必须要满足的两个条件。判决书写道：“首先，产品必须是商业销售要约的标的物……其次，发明必须准备好申请专利。这一条件可以至少通过两种方式得到满足：在关键日期前证明已将发明付诸实践；或证明在关键日期前，发明人已准备好图纸或发明的其他描述，这些描述足够具体，能够使本领域技术人员实施该发明。”

2011年美国专利法进行了自1952年后最大规模的修正，即“Leahy-Smith America Invents Act”（下称AIA）。其中最为重要的就是由“先发明制”转变为“先申请制”。简而言之，“先发明制”指的是谁先发明出来，谁就获得专利保护；“先申请制”指的是谁先提交申请，如果获得专利授权，谁就获得专利保护。也就是说，修改后的美国专利法不再依照发明日期，转而依照专利申请有效提交日期判断谁拥有优先权。新修订的法案自2013年3月16日起生效，适用包含至少一条权利要求在2013年3月16日当天及其后生效的专利申请。早于该日期的申请仍然受“先发明制”管辖。

2011年的修订也包括对销售阻却条款的修改。修改后的条款是：“发明人应享有专利权，除非--（1）主张权利之发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知……”（原文“A person shall be entitled to a patent unless—(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention……”）。对于销售行为来说，此次修改取消了地域性限制，原先销售阻却制度中对于销售的限制在美国，而修法之后对于销售行为不再有美国国内这个限制。修改前的销售阻却制度为绝对新颖性要求，即在专利申请之前任何时候只要存在销售行为，则不得授予专利。而2011年的修订修改了法条的表达方式，添加兜底条款“其他使公众可以获得的情形”（“or otherwise available to the public”）。

2011年的修订引发了关于销售阻却制度的讨论。人们的讨论聚焦于法条中的“on sale”和 “or otherwise available to the public”之间的关系。有观点认为：新的专利法102条中“销售”（sale）应当与后面的“为公众所知悉”（or otherwise available to the public）属于并列关系，因此销售行为只有造成发明为公众所知悉才会触发销售阻却制度。也有观点认为原来专利法对销售行为的定义并未改变。

在AIA征求意见稿发布后，美国专利商标局（USPTO）收到诸多反馈。USPTO在此后发布的一份关于专利法102条、103条的审查指南中认为，从文法角度看，“为公众所知悉”作为后缀应当修饰的是之前的“销售”，也就是说，修改后的102条规定的销售为公开销售。当然，这份审查指南并不具备法律效力，仅是USPTO对新法案的解读。

在这个问题上，美国最高法院于2019年对Helsinn Healthcare S. A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.一案（下称Helsinn案）的最终判决具有指导意义。该判决书说明：“尽管本法院从未处理过本案中提出的精确问题，但我们的先例表明，销售或要约销售不必要使得发明公之于众”。塞拉尼斯案的裁决书也提到其观点与“最高法Helsinn案中的裁决是一致的。”因此，下文将简要介绍Helsinn案。Helsinn案结束了关于销售阻却的争论并予以准确定性。

该案原审原告Helsinn医疗保健公司是一家瑞士原研药企业，研发制造肿瘤学的相关药物。2000年上半年，Helsinn向美国食药监局（FDA）提交了对帕洛诺司琼的0.25mg剂量和0.75mg剂量分别进行安全性及疗效检测的第三阶段临床试验计划草案。Helsinn为了进入美国药品市场，找到MGI制药公司帮其营销该药物。2001年4月6日，Helsinn与MGI公司达成许可协议以及供货和购买协议。在供货和购买协议中，MGI 同意从Helsinn独家购买，Helsinn同意根据MGI的需求供应获得美国食品药品管理局（FDA）批准的0.25mg或0.75mg的帕洛诺司琼产品。两项协议随即被公布并向美国证券交易委员会（SEC）提交备案，但协议中涉及的具体价格和规格配方并未公布。2002年9月，Helsinn向FDA提交了0.25mg剂量的帕洛诺司琼新药专利申请，FDA于2003年7月批准。2011年，Teva向FDA主张对通用过期药物0.25mg剂量的帕洛诺司琼进行新药简略申请（ANDA），且主张Helsinn专利无效，Helsinn公司随即起诉其侵权。Teva的抗辩理由之一是，涉案专利因为违反了美国《专利法》第 102 条的销售阻却规定而无效。地区法院于2015年11月16日判定Helsinn涉案专利有效且Teva侵权。Teva后向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。巡回法院在2017年5月1日推翻了地区法院的判决。巡回法院认为，Helsinn 在关键日期之前已经公开销售了其请求专利保护的发明，该行为导致销售阻却，其主张的四件专利的相关权利要求因此而无效。

2018年2月，Helsinn向美国最高法院申请移送命令，并于2018年6月获得了同意。美国最高法院于2018年12月4日听取了双方的口头辩论，并在2019年1月22日对该案做出最终判决。在判决中，美国最高法院认定的前提是“如果国会在AIA中再次使用了相同的‘销售’用语，则应采用该用语之前的司法解释”，并且在此基础上进一步声明“加入笼统的用语‘或以其他方式公之于众’不足以使法院做出改变，来得出国会有意调整‘销售’含义的结论”。最终，美国最高法院的九名大法官以9比0的比例投票一致通过表决，支持了巡回法院关于该案成立“销售阻却”的观点。

而巡回法院对塞拉尼斯案的裁决与Helsinn案保持了一致。其裁决书中写道，“本案的问题在于：AIA是否修改了专利法第102条中的销售阻却……我们与ITC的观点一致，即AIA并未造成此类变化，这与最高法院在Helsinn案中的裁决是一致的。”

（三）不丧失新颖性的宽限期

《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款中规定：“新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”。与新颖性紧密相关的是宽限期制度。

  二十世纪80年代，借鉴《巴黎公约》和欧洲各国专利法的规定，结合中国自身国情，我国在专利法中设立了宽限期制度。《专利法》第二十四条规定，“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”上述条文中的“六个月”指的就是不丧失新颖性的宽限期。

《中华人民共和国专利法实施细则（2023修订）》第三十三条对专利法第二十四条中所提到的国际展会、学术或技术会议，以及提出声明或提交证明文件的方式进行了进一步规制。根据该条规定，专利法第二十四条第（二）项的国际展览会是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。专利法第二十四条第（三）项所称学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议。

另外，该条规定申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（二）项或者第（三）项所列情形的，申请人应当在提出专利申请时声明，并自申请日起2个月内提交有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（一）项或者第（四）项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。《专利审查指南》第二部分第三章第1、2、5节也有关于新颖性和不丧失新颖性的宽限期的进一步论述，此处不再赘述。

中国专利法不存在销售阻却制度，但不丧失新颖性的宽限期与销售阻却制度存在一些联系。一些观点认为，中国的不丧失新颖性的宽限期可以被认为是一种狭义宽限期，美国的销售阻却制度可以看做一种类广义宽限期（不属于广义宽限期，但产生类似于广义宽限期的效果）。原因如下。

首先，中国专利法允许的公开方式只限于专利法第二十四条所规定的几种特殊方式，美国则没有具体限定。

其次，从时间来看，中国的宽限期为6个月，美国为1年。

再有，中国的宽限期制度仅是对申请人在申请专利前的公开予以一定期限的宽限，规制的是例外情形。销售阻却制度规定并不是例外情形，无论销售是否秘密，都会产生阻却的效果。两个制度的出发点是不同的。

最后，中国的宽限期制度与优先权无关。根据国家知识产权局发布的《专利审查指南》，“宽限期仅仅是把申请人（包括发明人）的某些公开，或者他人从申请人或者发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。实际上，发明创造公开以后已经成为现有技术，只是这种公开在一定期限内对申请人的专利申请来说不视为影响其新颖性和创造性的现有技术，并不是把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日。”从公开之日至提出申请的期间，如果他人独立地作出了同样的发明创造，而且在申请人提出专利申请以前提出了专利申请，那么根据先申请原则，申请人就不能取得专利权。而之所以美国的销售阻却制度只是一种类广义宽限期制度，是因为美国宽限期类似于优先权。在美国专利法第102条中规定，“当发明人与他人在申请日之前一年内均对发明作了公开时，如果发明人的公开早于他人的公开，那么他人公开的技术也不属于现有技术”。也就是说，即使第三人独立做出相同发明，只要其公开晚于申请人，仍然不构成现有技术，即相当于申请人的申请日前移了，使申请人可以对抗独立作出发明的第三人的专利申请。

中国出海企业应该密切关注目标国家法律的新动向，提前进行专利、商标的知识产权布局并注意自己的知识产权合规义务。产品已经进入当地市场的，应当定期对产品输入国、转运国相关知识产权状况进行检索，商请合同相对方及时提供风险预警，了解市场情况和政策更新动态。

在申请专利之前，应当注意保留发明的相关证据，可以考虑发明记录制度，请技术人员依照证据的相关规则对发明进行记录、修改、见证等。

如果企业是出海到美国，在评估专利申请的时机时，需要充分考虑中美专利法的不同。比如，如果只在美国申请，可以考虑充分利用其一年的宽限期。如果中国、美国都要申请，则需首先考虑中国的狭义宽限期的要求。同时，中国和美国的专利审查是相互独立的。即便在中国已经获得专利授权，也需要向USPTO重新申请。由于两国专利法的差别，需要结合美国专利法的要求，对国内专利申请进行内容上的修改，而非直接翻译。

除向目标国家直接申请外，出海企业也可以考虑巴黎公约途径和PCT途径。巴黎公约是《保护工业产权巴黎公约》的简称。1985年3月19日中国成为该公约成员国。巴黎公约的基本目的是保证一成员国的工业产权在所有其他成员国都得到保护。申请人可以直接在希望获得保护的所有巴黎公约缔约国分别提交专利申请。PCT是《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）的简称。截至目前，其成员国已超过150个。PCT的宗旨是通过简化国际专利申请的手续、程序，强化对发明的法律保护，促进国际间的科技进步和经济发展。申请人提交一项国际申请，可以在多个成员国申请专利。

对于准备出海美国的中国企业来说，还应当注意规避中美贸易摩擦带来的风险。自中美贸易爆发双边冲突以来，双方在关税、出口管制和投资安全审查等多个领域采取了一系列措施。企业应当及时把握中美贸易摩擦相关的国际形势和政策变化，预防企业运营风险，提前制定应对方案。