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在各国的专利审查过程中，评价权利要求是否具有新颖性或创造性，需要进行详尽的文献检索，根据找到的对比文件判断该专利是否具备新颖性和创造性。而其中至关重要的一环在于对比文件能否认定为现有技术，这一认定对于专利授权和无效而言非常重要。前不久，笔者收到一个提问：专利申请通过巴黎公约途径进入美国，其申请在先、公开在后的优先权基础专利是否构成现有技术影响其他在后美国专利申请的新创性？相信这也成为许多申请人关心的问题。本文结合《美国发明法案》（America Invents Act, AIA）的相关规定，探讨这个问题背后的逻辑和影响。
01
巴黎公约优先权：能否构成现有技术？
相关法条：AIA 102法条，本篇着重于102(a)条novelty; prior art的描述。
102(a) novelty; prior art. —A person shall be entitled to a patent unless—
原文：
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or
译文：
（1）要求保护的发明在有效申请日之前已经获得专利、在出版物中公开、公开使用、销售，或以其他形式为公众所知；或
原文：
(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.
译文：
（2）要求保护的发明在根据第151条授权的专利中，或在根据第122(b)条公布或视为公布的专利申请中进行了描述，其中专利或申请，视情况，指定了另一位发明人，并且在要求保护的发明的有效申请日之前有效提出。
分析：（2）款规定了“申请在先、公开在后”的现有技术类型，经分析，“根据第151条授权的专利”、“根据第122(b)条公布或视为公布的专利申请”指的是下图所示三种类型的文件。在满足该三种类型文件的前提下，可以进一步讨论有效提出日，换句话说，只有美国专利、美国专利申请和指定美国的PCT国际申请，才有可能构成“申请在先、公开在后”的现有技术类型。
图1. 法条语言转换
巴黎公约允许申请人在首次申请后的12个月（发明和实用新型）或6个月（外观设计）内，向其他缔约国提交同一发明的申请时享有优先权。然而，尽管优先权日的重要性不言而喻，但这类优先权基础专利是否构成美国专利法下的现有技术，却有其明确限制。根据美国专利法第102(a)(1)条规定：“要求保护的发明，如果在申请日前已获得专利、被描述于出版物、公开使用、销售，或以其他形式为公众所知，即视为现有技术。”这一条文清楚地采用了绝对标准，对现有技术的形式和地域不设限制，只要在申请日前对公众公开即可。
然而，第102(a)(2)条规定了另一种现有技术类型，即针对“申请在先、公开在后”的情况，指出其要求保护的发明如果是在美国专利、美国专利申请或者指定美国的PCT国际申请中进行了描述，其中专利或申请指定了另一发明人，且该专利或申请在要求保护的发明的有效申请日之前有效提出，即视为现有技术。
这里的核心是“有效提出”和“公开”的文件必须符合特定的类型，而巴黎公约的优先权基础专利并不在其中。实际上，巴黎公约的优先权机制主要用于允许申请人在跨国提交时保留首次申请的日期，对于成员国就公开要求的详细标准不作具体规定。各成员国可在本国法律中对公开的要求进行具体规定，这一要求更多体现在《专利合作条约》（PCT）或各国的专利法中。因此，虽然巴黎公约优先权可以帮助确定美国申请的优先权日，但在后公开的优先权基础专利本身不能被视为现有技术。
【举例说明1】
某发明人甲在中国于2020年1月首次提交专利申请，并随后通过巴黎公约的优先权条款，向美国于2020年11月提交对应申请。而专利乙在2020年9月递交了一件相似的美国专利申请（此时甲专利-CN申请并未公开）。在这种情况下，甲在中国的优先权专利并不构成美国法律意义上的现有技术，它仅能作为确定其美国申请优先权日的依据。
这种局限性提醒申请人：如果希望外国专利申请尽可能对美国专利构成现有技术，可以结合其他全球布局策略，例如通过PCT进行跨国专利申请。
02
PCT申请未进入美国：能否构成现有技术？
相比巴黎公约，PCT机制在“现有技术”问题上更具复杂性。PCT允许申请人在多个国家同时申请专利保护，并通过WIPO（世界知识产权组织）发布国际专利公开文件。然而，当某件PCT申请指定美国但未进入美国国家阶段时，其是否仍能影响其他美国专利申请的新创性？
根据AIA第102(a)(2)条的规定，凡是“根据122(b)条公开的专利申请”，即使该申请未进入美国，也可能被视为现有技术。结合35 U.S.C. 374条关于PCT 的规定和专利审查程序手册MPEP 2151条的陈述[1]：
原文：
' Under 35 U.S.C. 374, a World Intellectual Property Organization (WIPO) publication of a Patent Cooperation Treaty (PCT) international application that designates the United States is an application for patent deemed published under 35 U.S.C. 122(b) for purposes of AIA 35 U.S.C. 102(a)(2). Thus, under the AIA, WIPO publications of PCT applications that designate the United States are treated as U.S. patent application publications for prior art purposes, regardless of the international filing date, whether they are published in English, or whether the PCT international application enters the national stage in the United States. Accordingly, a WIPO publication of a PCT application (WIPO published application) that designates the United States, a U.S. patent, or a U.S. patent application publication that names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention, is prior art under AIA 35 U.S.C. 102(a)(2). '
译文：
‘根据 35 U.S.C. 374，世界知识产权组织（WIPO）公布的指定美国的专利合作条约（PCT）国际申请，就AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)而言，是根据35 U.S.C. 122(b)视为公布的专利申请。因此，根据 AIA，指定美国的PCT申请的WIPO出版物被视为用于现有技术目的的美国专利申请出版物，无论国际申请日期如何，无论其是否以英文公布，也无论PCT国际申请是否在美国进入国家阶段。相应地，指定美国的PCT申请的WIPO出版物（WIPO公布的申请）、美国专利或指明另一发明人的美国专利申请出版物，并且在所要求保护的发明的有效申请日之前有效提交，均根据AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)属于现有技术。’
这意味着，只要PCT申请在WIPO公开且指定美国，无论其是否进入美国国家阶段、是否以英文发表，都可以被视为现有技术。
【举例说明2】
某申请人甲在中国于2020年1月通过PCT途径递交了一件专利申请，并指定美国，但未实际进入美国国家阶段。根据第102(a)(2)条，尽管该申请未进入美国，但之后其在WIPO的公开内容（例如以中文发布）仍会被视为现有技术，从而可能对乙专利在美申请产生影响。这一点，尤其是在多语言专利文件对比时，可能成为申请人或对手专利无效/诉讼的关键。
启示
综上，巴黎公约和PCT机制在美国专利法第102(a)条下扮演着截然不同的角色。在“申请在先、公开在后”的情况下，巴黎公约优先权专利无法构成现有技术；而PCT申请只要满足WIPO公开和指定美国的条件，即使未进入美国国家阶段，也可能构成现有技术。这种差异要求申请人在制定专利策略时，充分考虑以下几点：
确保发明内容尽早申请：对于本国专利和PCT申请而言，需要确保尽早提交申请，因为法律上申请日或优先权日的确立是决定专利避免被他人抢先的关键。
重视PCT作为外国专利申请途径：如果希望尽早占据美国专利一席之地，或想有效构成对竞争对手在美的专利壁垒阻止其入场，可以考虑通过PCT进行跨国专利申请。
灵活利用巴黎公约优先权途径：虽然“申请在先、公开在后”的巴黎公约优先权专利在美不能构成现有技术，但通过巴黎公约途径申请进入外国是走国家审查的正常程序，相比于PCT途径而言时间较短。
美国专利法对现有技术的定义严谨而复杂，特别是对于外国专利文件，因此若申请人的目标市场包括美国，需要通盘考虑专利申请的时间、地域、方式等因素。理解相关规则并灵活应用，一方面将帮助申请人获得更稳固的专利保护，另一方面也能帮助企业成功挑战掉产品研发或上市过程中的“专利拦路虎”。
脚注：
[1] https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2152.html
本文作者
马俊豪
高级顾问
知识产权部
majunhao@cn.kwm.com
业务领域：知识产权事务和技术贸易
马先生在以下技术领域或产业中具有十年以上的工作经验：新能源电池及汽车、高分子材料、大分子及小分子药物、医疗器械、人工智能及机器人、食品工业等。马先生与客户的研发部门的合作特别紧密，对于研发过程中产生的知识产权的需求卓有见地。他在专利与技术文献深度分析的基础上，为客户的研发方向提供指引，为客户研发部门的专利布局、成果转化与管理提供咨询服务。并协助客户规划所有权安排策略、制定发明人奖励报酬制度及核心人员激励机制。
孙苗
专利分析师
知识产权部
感谢实习生汤小誉对本文作出的贡献。
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封面图源：问题少年002·杜飞辰
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