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作者：吴征
人民群众对于实用新型创造性标准的质疑，随着公开出来的判决越来越多，呈现出矛盾越来越突出的现象。
而所有这些现象也都指向了一个核心问题，就是实用新型主专利的创造性审查标准，与发明专利的创造性标准，到底有没有区别，区别到底在哪？
目前一些判决表明，在使用证据上和评述思路上，似乎已经没有本质区别，而这是否符合立法本意和作为部门规章的《专利审查指南》的指导初衷？更进一步的质疑则是，最高人民法院在这一系列的纷争中，在一些案例中避重就轻，回避矛盾，解决了个案，但缺乏整体性的对中国实用新型创造性审查标准的高屋建瓴的指导，这是否会进一步导致中国创新主体合法利益的不当受损。同时这也对中国实用新型制度到底有无必要保留，留下了悬念。2024年11月21日，裁判文书网又公开了一起新的有关实用新型创造性争议的判决书，对类似问题又进行了加强。除了对比文件数量上不再是争议的重点外，对于到底怎样的标准才应该是实用新型专利应该有的，成为质疑的重点。而这些争议，表面看是源自专利局合议组在被诉决定中的一次“笔误”，实则揭示了更深层次的社会问题。起因是按照《专利审查指南》对于“实用新型专利创造性的审查”有如下规定：![]()
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明确规定对于“发明专利”，要求具有“突出的实质性特点和显著的进步”；而对于“实用新型专利”，则具有“实质性特点和显著的进步”。
实际上，二者之间的区别，至少在“突出的”这一点上，就会存在差异和标准不同。虽然审查指南中明确实用新型的创造性标准应当低于发明专利的创造性标准，然而到底什么是“突出的”，其实又没有进一步明确，反而是将二者的区别转移到“是否存在技术启示”上。而这又依赖于两个两方面：一是现有技术领域；二是现有技术数量。
并且在现有技术数量上，明确对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，只有对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。
如果实用新型制度还要保留的话，很可能下一次审查指南修改要重点修改有关这部分的规定了，因为目前的规定，在实际操作中似乎已经被架空。在实务中，不仅不追求何为“突出的”的区别，而且对于“简单的叠加”更是无需说明，就可以直接引用多篇评述，而且“可以根据情况”的限定，到底是什么情况才能作为前提，也是模糊的。
这一系列的似乎有规定，但似乎在操作中又没有规定的情况，直接导致了在专利数审查和司法审判上，对实用新型专利的创造性，基本等同于发明专利的创造性，已经失去了实用新型专利制度80%的存在意义。
本案的争议正是因为专利局合议组在被诉决定中，既没有区分“突出的”，也没有在评述中分析为何是“简单叠加”的，更没有说明“可以根据情况”的条件是什么，就做出了创造性的认定，最终其结论出现了“明显的笔误”。
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对此，最高院在二审判决中认为“国家知识产权局解释相关表述系笔误亦属合理，本院予以采纳”，就一笔勾销带过了这种错误，本身从程序节约角度来看，并无不可。但实际上暴露出来的问题就是，这种笔误的背后，其实反映的是审查员或合议组在对待实用新型专利的审查标准上，和实际操作上，与发明专利并无二异的问题。这一点，从被诉决定的评述思路上，根本看不出专利审查指南上述提到的要引入多篇现有技术的前提是“简单的叠加”，而是直奔技术启示。“（一）一审判决遗漏国家知识产权局在被诉决定中适用发明专利创造性标准的事实。…….，2. 被诉决定使用的相关表述及引用多项现有技术评述本专利的创造性，表明被诉决定将本专利作为发明专利对待。3.被诉决定缺少本专利属于“简单的叠加”而成的实用新型专利的相关论述，直接引用多项现有技术，违背专利审查的相关规定。（二）一审判决错误认定本专利从属权利要求2、3所引用的现有技术数量”
“某2公司上诉主张，被诉决定未论述本专利属于通过现有技术“简单的叠加”而成，径行引用两份以上现有技术评价权利要求2、3的创造性，且全文多处引用与发明创造性相关的表述，可见系采用发明的创造性标准评价本专利，存在错误。”
其实这个理由也是很多人在实用新型专利中都会遇到的问题，但是包括北京知识产权法院在一审中的裁判，恐怕仔细较真的话，可能也存在令人难以信服的地方。“某2公司主张被诉决定采用证据1-4等多份现有技术组合评价本专利权利要求2、3、4、9创造性，不符合专利审查的相关规定。对此，一审法院认为，对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或两项现有技术评价其创造性。对比文件篇数的多少对权利要求是否具备创造性的评价并不具有必然影响，而是应该考虑本专利在最接近对比文件的基础上，是否是现有技术的技术特征简单叠加而来，以及是否需要本领域技术人员付出创造性劳动。并且，证据3仅用于评价本专利权利要求2中附加技术特征的创造性，证据1、证据2用于评价权利要求1中技术方案的创造性，证据1、证据2和证据3评价的并非相同的技术方案。因此，被诉决定采用证据3为对比文件评价权利要求2的创造性并无不当。”：
最终的结果是，最高院在二审中，“帮”专利局补充评述了“简单的叠加”这一技术启示的缺陷。
“其次，关于被诉决定对本专利权利要求2创造性的评价标准。权利要求2系从属权利要求，引用权利要求1，而被诉决定已认定权利要求1相对于证据1、证据2和公知常识的结合不具备创造性，故被诉决定对权利要求2创造性的评述实际上使用了证据1、证据2和证据3的结合，该证据组合亦系某1公司在无效程序中所主张的证据结合方式。在专利审查过程中，并未明确禁止引用两项以上现有技术评价实用新型的创造性。具体到本案，一是，证据3与本专利的技术领域相同，均涉及LED芯片倒装技术；二是，权利要求2在权利要求1的基础上增加了“所述LED晶片靠近所述基板或所述支架的一端的侧面上以及所述P型电极与所述N型电极之间的所述LED晶片的表面上设置有绝缘保护层”的技术特征，该特征与本专利权利要求2所引用的权利要求1与证据1的区别特征并非不可分割，其结合系现有技术手段的“简单叠加”。证据3已经公开了在芯片的侧壁设置钝化层进行绝缘保护以解决焊料外溢导致的漏电问题，且在此种情况下，本领域技术人员容易想到采用证据3公开的在芯片表面及侧面上设置钝化层的技术手段，得到权利要求2的技术方案，无需付出创造性的劳动，亦未产生预料不到的技术效果。因此，被诉决定在使用证据1、2作为对比文件否定本专利独立权利要求1的创造性的基础上，结合其他对比文件否定引用权利要求1的权利要求2的技术方案的创造性，并无不当，亦未增加对该技术方案创造性的评价高度，某2公司的相关上诉主张不能成立，本院不予支持。”
如果二审从程序节约上来看，是没问题的。但是如果要让专利局在日后的审理中，更加规范合理，合法保护创新者的应有利益，而选择撤销决定，重新就此做出审查，也不失为一种重要的提醒。似乎也能更加凸显出，对此类问题的重视程度。本案二审判决系《惠州某某光电器件有限公司、国家知识产权局等行政二审行政判决书》，案号（2024）最高法知行终613号。涉案专利及被诉决定为：![]()
